Registrar marca parecida com uma marca famosa pode?

Como funciona para registrar marca que já é famosa? Duas marcas podem atuar no mercado com nomes parecidos? Será que uma marca maior e mais famosa pode impedir outra marca de usar um nome ou logomarca que lembre os seus?

A resposta é: depende.

Confira nosso artigo para entender melhor!

Entenda a finalidade do registro de marca

Para o proprietário de uma marca, a principal finalidade de obter o registro perante o órgão federal responsável pelo registro de marcas (INPI) é garantir o direito de exclusividade sobre o uso dela.

Já para o interesse público, a finalidade do registro de marca é identificar a origem de um produto ou serviço.

Ou seja: ter uma marca registrada é ter a certeza de que seu produto ou serviço será inconfundível no mercado.

Por isso, o órgão federal pode indeferir um pedido de registro, se entender que o nome ou identificação visual da marca solicitante esteja imitando outra marca já registrada, ou reproduzindo uma parte dela.

O objetivo é evitar que a marca induza os consumidores a erro, fazendo-os pensar que se trata de uma outra marca.

Marcas com nomes parecidos com marcas famosas

Existem pessoas e empresas que se aproveitam do sucesso de marcas, pessoas e obras populares na hora de criar o nome da sua marca.

Nesses casos, dificilmente o registro de marca é concedido pelo órgão federal, pois essa conduta caracteriza concorrência parasitária.

Mas também existem casos em que a pessoa goza de boa-fé ao criar o nome de sua marca, e que a semelhança não é tão grande a ponto de confundir o consumidor.

Nesses casos, o registro pode ser possível.

O caso McDonald’s e Mac D’oro

Recentemente, a rede de fastfood McDonald’s entrou com pedido judicial de cancelamento de registro de uma marca brasileira chamada Mac D’Oro.

A empresa McDonald’s detém várias marcas que usam os prefixos “Mc” e “Mac”. A maioria delas se refere aos nomes dos lanches: McLanche Feliz, Big Mac, Mac Chicken, entre outros.

Já a empresa Mac D’Oro é uma indústria de processamento e comercialização de macadâmias, nozes e outras castanhas.

Apesar da diferença entre os dois ramos de atividade, o McDonald’s quis impedir que a marca Mac D’oro usasse esse nome, entendendo que se tratava de uma imitação. Disse, inclusive, que uma de suas sobremesas também utiliza castanhas.

Mac D’oro conseguiu o direito de usar sua marca

Após entrar com ação judicial, o McDonald’s perdeu em primeira instância; mas o pedido de cancelamento foi concedido em segunda instância, pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Inconformada, a empresa Mac D’Oro recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, que reverteu o entendimento do Tribunal.

Na decisão, que saiu no final de agosto de 2019, a Ministra Relatora do Recurso entendeu que o uso da marca Mac D’oro não configura aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição do poder distintivo dos sinais do McDonald’s.

Assim, a Mac D’oro poderá continuar usando a sua marca.

Será que você tem chance diante de uma marca maior e mais famosa?

Como é possível perceber pelo caso McDonald’s e Mac D’oro, duas marcas com nomes semelhantes podem coexistir no mercado, desde que haja gozem de suficiente distinção.

O fato de uma marca ser maior e mais famosa que a sua semelhante não necessariamente significa que a marca menor terá seu pedido de registro indeferido.

Porém, essas regras não são exatas, e podem variar conforme: a classe de marca, o tempo de cada uma no mercado; entre outros fatores.

A atitude mais recomendável é providenciar o registro da sua marca com a assessoria de profissionais especializados.

A Direção Marcas e Patentes está no mercado há mais de 15 anos, trabalhando com o registro de marcas e patentes.

Contamos com um corpo especializado de analistas e estamos à disposição para te ajudar a registrar a sua marca da forma mais segura possível!

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Por Ana Clara Ribeiro

Advogada e Consultora em Propriedade Intelectual